- 十大案例展播 | 东莞市某公司不侵权抗辩案件
- 作者：何云龙、曹鹏
浏览：256 发布时间：2023/12/14
在本次“2022年度十大经典案例”评选活动中，评选对象涵盖法制盛邦东莞律师申报的2022年度完成的各类诉讼、仲裁案件和各类非诉法律服务项目。通过对多个参评案例的影响力、专业性、创新性、前沿性等多维度综合评价，最终评选出十一个（两个案例同分）有代表性的案例。为进一步分享典型成果与经验，发挥优秀案例的辐射作用，从即日起，本所将分期对2022年度的经典案例进行展播。
本期十大案例展播专栏，将为大家带来何云龙律师与曹鹏律师承办的——东莞市某公司不侵权抗辩案件。
01案情简介
原告浙江某公司向广州知识产权法院提起诉讼，主张被告东莞某公司构成对其实用新型专利权的侵害，诉求索赔金额达500万以上。同时原告公司向法院申请了证据保全，且获取到了被控侵权产品。我所承接了被告委托，指派何云龙律师团队承办。本案件经过了一审、二审，一审判决不构成侵权，被告获得胜诉；二审法院驳回原告起诉。
02案件难点
1、原告在第三方使用方现场获取到了被诉侵权产品的照片；
2、对方所获取的被诉侵权产品照片确实与涉案专利权利要求1完全一致，落入了涉案专利的权利要求保护范围；
3、被告某员工在被告处就职之前，在原告处任职；
4、原告在证据保全之时，获取到了被诉侵权产品；
5、原告提交了第三方平台的推广小视频，视频内部显示了被诉侵权产品；
6、该涉案专利申请时间为2016年，时间相隔久远，现有技术方面的证据很难获取。
03推荐理由
1、在承办该侵权案件的过程中，代理人同时启动了专利权无效宣告程序；以无效宣告程序的有利结果直接影响侵权案件的程序进展。在侵权案件一审程序中，代理人启动了专利权无效宣告程序，无效宣告决定在一审判决之后公开，宣告专利部分无效（权利要求1至权利要求7无效）。因在侵权诉讼中，原告仅主张被告侵害了其涉案专利的权利要求1部分，故因权利要求1被宣告无效，导致在侵权案件二审程序中，被直接驳回诉讼请求，最终获得侵权案件的胜诉；
2、在专利无效宣告阶段，代理人多次去到当事人现场查看实物运行全过程，多次与当事人技术人员沟通相关的技术原理和技术方案，多次推演无效宣告程序中审查员会询问到的技术问题，多番研究涉案专利权利要求和说明书内容及其附图，才得以成功无效涉案专利的权利要求1，同时结合现有技术最终成功无效了涉案专利的权利要求2到权利要求7。
3、在侵权案件一审阶段，本案件面临多处不利，最终结果胜诉。在本案中，被告侵权恶意明显（原告前员工在被告处就职重要岗位）、侵权产品明确（证据保全时通过法院获取到了产品和部分侵权数据）、在宣传推广小视频中展示了被诉侵权产品、现有技术方面的证据因时间太久远难以获取、在部分第三方使用终端现场确有被控侵权产品落入涉案专利权利要求1保护范围等；代理人最终确定不侵权抗辩以及现有技术抗辩的思路，为此代理人辗转多地去收集现有技术方面的证据、同时大量检索现有技术方面的文献，结合原告方在涉案专利申请日之前的宣传推广证据，以形成完整的证据链，证明早在涉案专利申请日之前，原告方早已在市场上以规律的产品型号、规律的设备序列号、相同的设备结构等推广销售，并存在配套的售后服务。
4、本案索赔金额偏高，影响很大，承办压力较大。原告启动本案之时，同时针对被告启动了三个侵权案件，金额高达1500万元以上。一个案件的败诉，很大可能影响另外两个案件的走向，从而对当事人产生极大的经济损失。本案件在一审阶段时，一审法官采纳了代理人的意见，认定被诉侵权产品不构成对涉案专利的侵害从而获得胜诉。最主要的原因在于：说服法官否定了原告方所提交的所有认定侵权方面的证据包括现场照片以及推广小视频等，为此代理人结合庭审情况提交了多份书面代理意见，且针对性地提交了书面质证分析意见，方便法官可以有效地获取到代理人所有代理意见和质证意见，以此提升庭审效果。
